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彼得兔”系列图书插图是否侵犯“彼得兔”商标权？
——对一起知识产权法律冲突案件的分析
一、案件情况
近日，有一则消息报道说，我国首例“请求确认不侵犯商标权案”已由北京市第一中级人民法院依法受理。中国社会科学出版社（原告）要求法院确认其出版的“彼得兔”系列图书不侵犯费德里克·沃恩有限公司（被告）的商标权。
去世于1943年的美国女作家毕翠克丝·波特（BeatrixPotter）是著名的儿童文学作家，她创作的淘气又胆小怕事的彼得兔、冒失的本杰明兔子、大智若愚的平小猪等可爱的动物形象栩栩如生，家喻户晓，在英语国家里，几乎每一个小孩子都有一本《彼得兔》或《汤姆小猫》。
原告在起诉书中称，张润芳女士在1993年后将毕翠克丝·波特创作了19篇彼得兔系列童话故事译成中文本。2003年3月，原告与张润芳签订了上述中文本的出版合同。该图书出版后，2003年5月中旬，被告向原告的经销商发函并向工商机关投诉，认为被告已将“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册了商标，原告出版的上述四册图书中使用的“彼得兔系列”及“彼得兔”的插图侵犯了被告的注册商标。为此，原告被迫停止销售。
原告认为，该图书已经进入公共领域，原告已经从译者手中取得合法的出版权，对彼得兔插图的使用，是对原著的直接使用，是对该系列图书故事内容的善意描述，原告使用插图并不构成对被告商标的使用，未造成对商品来源的混淆和误认。
二、案件基本分析
由于报道对案件情况的介绍有些含糊，对一些细节未作明确描述，故在本文的分析中，对案件的某些细节作了猜测与推理。
本案原告请求法院确认不侵犯被告商标权的诉讼，其请求获得法律支持的依据在于：
（1）被告的商标权无效，或者，
（2）在被告的商标权有效情况下，原告的行为未落入《商标法》第五十二条规定的侵犯注册商标专用权的行为范围之内。
本案被告向原告的经销商发函并向工商机关投诉，认为原告出版的四册图书中使用的“彼得兔系列”及“彼得兔”的插图侵犯了被告的注册商标，其获得法律支持的依据为《商标法》第五十三条规定“
有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理………”。此条适用的法律前提是：
（1）被告的商标权有效，即被告是适格的商标权人，且
（2）原告的行为落入《商标法》第五十二条规定的侵犯注册商标专用权的行为范围之内。
《商标法》第五十二条规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”
《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条
对属于《商标法》第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为作了解释：“（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。”
三、案件具体分析
对本案案件的具体分析，首先从原告的权利情况开始，然后分析被告向工商机关投诉以获得法律支持的两个前提条件。
（一）原告的权利情况
张润芳女士在毕翠克丝·波特死亡50年之后，将彼得兔系列童话故事包括诉讼中涉及的作品译成中文本，由于该系列童话故事已经进入公有领域，根据《著作权法》第十二条“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权”可知，张润芳女士享有彼得兔系列童话故事中文本的著作权，包括“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图。2003年3月，原告与张润芳签订出版合同，根据《著作权法》第三十条规定“图书出版者对著作权人交付出版的作品，按照合同约定享有的专有出版权受法律保护，他人不得出版该作品”可知，原告因此依法取得“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图合法有效的出版权。
（二）被告是否是适格的商标权人，即被告的商标权是否有效？
依照被告申请注册商标的时间先后来看，可以分为以下几种情况：
1．被告申请注册商标的时间在女作家毕翠克丝·波特死亡50年之前，即1993年12月31日之前。依照我国新的《著作权法》第二十一条“公民的作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。”及《著作权法》第十九条的规定“著作权属于公民的，公民死亡后，其本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利在本法规定的保护期内，依照继承法的规定转移。”可知在此期间，或毕翠克丝·波特女士，或其继承人为“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图的合法版权所有人。根据新的《商标法》第九条的规定“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，被告申请“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册商标，需要征得毕翠克丝·波特或其继承人的同意，其注册方为有效，才能成为适格的商标权人。若其申请“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册商标未征得毕翠克丝·波特或其继承人的同意，则存在有权利瑕疵，属于可被撤消的行为，权利并不稳定。
2．被告申请注册商标的时间在女作家毕翠克丝·波特死亡50年之后，即1993年12月31日之后。则根据我国新的《著作权法》第二十一条的规定，“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图已经进入公有领域，任何人在不侵犯作者的署名权、修改权、保护作品完整权（《著作权法》第二十条）的情况下，皆可自由使用。被告申请“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册商标也不再需要征得毕翠克丝·波特或其继承人的同意，可直接申请。被告申请“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图作为注册商标获得批准之后是合法有效的，权利稳定。
纵上所述，被告的注册商标使用权权利状况存在两种可能。一种可能为合法有效，权利稳定；另一种为存在权利瑕疵，属于可被撤消的行为，权利并不稳定。当然，在具体案件发生诉讼时，只会有一种可能性。
下面，笔者假设其获得合法有效，权利稳定，或虽存在瑕疵，但未被撤消，或因时效以过而取得权利的情况下，来讨论第三个问题：
（三）原告的专有出版权与被告的注册商标使用权都合法有效条件下，在何种情况下原告会侵犯被告的注册商标权？
当“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图专有出版权与“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图注册商标使用权分属于原告和被告所有时，因两种权利主体的不同一，形成了原告专有出版权与被告注册商标使用权的法律冲突。
这涉及到当两类不同的知识产权发生冲突的时候，该如何分配或平衡各自的权利的问题。
解决此类问题，学界认为有几个原则应该得到遵守：（1）尊重在先权利原则。依据权利获得的时间先后，可以将两个权利分为在先权利与在后权利。尊重在先权利原则是解决不同的知识产权发生法律冲突的一项最基本的法律原则，尊重在先权利原则的概念是指在后权利的成立与行使不得侵犯他人以前已经存在并受法律保护的在先权利。在后权利想成为一项独立、完整而又无瑕疵的民事权利必须从形式到内容都合法，否则，非法存在于他人合法权利上的民事权利都是有瑕疵的。（2）权利独立原则。任何法律上的权利都具有相对独立性，相对独立性表现为：任何权利都有边界，权利必须在法律规定的边界范围内行使，权利人在行使权利的过程中只要不超越，就不会构成侵权，每项权利都能在法律设定的边界范围内得到应有的保护。（3）权利衡平原则。权利的衡平是立法的原则，许多法律法规的制定本身就出于利益平衡的目的。它也应是司法的原则，司法作为法律止争定纷功能的实现手段，在处理法律纠纷、处理法律冲突的过程中，必须贯彻衡平原则，仔细权衡当事人之间、当事人与社会公众之间的利益，正确地适用法律。
这样，我们在对本案分析时，首先应该确定何者为在先权利，何者为在后权利中。通过分析，我们可以得出被告的注册商标使用权应为在先权利，原告的专有出版权为在后权利。假设被告的注册商标使用权为在后权利，也即获得在后，则依据《商标法》第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”可知，被告提出商标注册申请，则会侵犯张润芳女士享有的彼得兔系列童话故事中文本的著作权及原告享有的专有出版权等在先权利，不会产生新的注册商标使用权，其侵权请求无权获得法律支持。因而，本案被告的注册商标使用权在先取得，为在先权利；而张润芳女士的彼得兔系列童话故事中文本的著作权、原告的专有出版权在后取得，为在后权利。
既然被告的注册商标使用权为在先权利，张润芳女士的彼得兔系列童话故事中文本的著作权、原告专有出版权为在后权利。那么根据在先权利原则，是不是在先权利就一定优于在后权利？在先权利的权利人就可以随时控告在后权利的权利人，要求其停止行使在后权利？
答案显然是否定的。笔者本人认为，根据权利衡平原则，在决定保护哪个权利而不保护哪个权利时，应不仅看权利取得的时间先后，还应看在后权利的取得有无实质上的法律依据，亦即是否具有获得在后权利的实质要件。如果在后权利的取得仅有形式要件，而无实质要件，就要保护在先权利而不保护在后权利；如果在后权利的取得既有形式要件又有实质要件，那就要在特定的范围内既保护在先权利又保护在后权利。
本案中，对于在后权利，即原告的专有出版权来说，从形式上看，首先原告与张润芳因签订出版合同，依法取得了“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中全部插图合法有效的出版权，具有获得在后权利的形式要件。再从原告获得的出版权实质要件上来看，首先，张润芳女士在毕翠克丝·波特系列童话故事已经进入公有领域后，将其译成中文本，根据著作权自动取得制度，合法有效地获得了彼得兔系列童话故事中文本的著作权，包括“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中的全部插图。然后，原告是从具有彼得兔系列童话故事中文本的合法著作权人手中获得
“彼得兔系列”及“彼得兔”图书中全部插图的专有出版权的，故其具有获得在后权利的实质要件。则应在特定的范围内既保护在先权利又保护在后权利，即在特定的范围内既保护被告的注册商标使用权又保护原告的专有出版权。
那么，该在什么范围内既保护被告的注册商标使用权又保护原告的专有出版权呢？根据权利独立原则，被告的注册商标使用权与原告的专有出版权是相互独立的，如果原告的专有出版权未超越、侵入被告的注册商标使用权的边界范围，则被告的注册商标使用权与原告的专有出版权就应同时获得保护；当原告的专有出版权超越、侵入了被告的注册商标使用权的边界范围时，就应该保护被告的注册商标使用权。
四、分析结论
根据以上分析，可知本案的焦点问题归结为判定原告的专有出版权是否超越、侵入了被告的注册商标使用权的边界范围。由于案件中未对被告的产品或服务种类作出说明，故本文对案件的具体分析难以作出评论。但可以做一些假设判断。如果被告的产品或服务种类属于出版领域或相近似，则原告的行为很容易落入被告的注册商标使用权的边界范围，而造成侵权；如果被告的产品或服务种类属于别的领域或不相近似，则原告的行为不易落入被告的注册商标使用权的边界范围，仅有可能因落入《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条
对属于《商标法》第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为作了解释范围内，因“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”而造成侵权。综合分析，本案极有可能属于第二种情况。原告通过“使用插图并不构成对被告商标的使用，未造成对商品来源的混淆和误认”的诉讼请求，试图让法官认定自己专有出版权的行使未超越、侵入被告的注册商标使用权的边界范围，从而获得对被告侵权指控的抗辩。
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